商标申请被驳回,除了抬杠你还有哪些大招?
2018-03-26 13:45:18

    目前,我国商标申请量可以达到300万件/年,平均每个工作日1万来件,每年商标被驳回的数量也是极其庞大。辛辛苦苦的交钱申请,等待9个来月审核后,商标居然被驳回,确实容易让人心底一凉,甚至开始怀疑人生…好在,商标局还有一道给予申请人的救济程序——驳回复审,选择驳回复审来挽回自己的商标权,也是一种必要的手段。

    提到驳回复审,大多数情况下,申请人或者代理机构都会选择与商标局抬杠。

 

    依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条,“商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体图形、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

 

    进一步依据《商标审查与审理标准》来阐述:申请人所申请注册的商标与商标局引证的商标差别显著;申请人申请的商标与引证商标在读音、字形、含义及颜色等各个方面均不相同;在现实使用中也不构成任何联系,不构成近似等等。

 

  其过程就是:

 

    商标局审查员说:“我看你的商标和这个(这些)商标近似!”

 

    申请人说: “我就觉得不近似!”

 

    形成了一种变相的口水战了……

 

    实际案例中,确实存在由于评审员因为工作量大、主观性太强等原因造成的审查失误。这种情况,通过辩述申请人商标与引证商标之间的区别性,或以普通消费者施以一般注意力的可以分辨等方式,即有可能获得商标评审委员会的认可。

 

    除了跟商标局抬杠,你的手中是否还握有一些必胜的大招可以用呢?

 

大招之一:引证商标无法律效力

 

    既然是引证商标阻挡了我们的商标申请,在收到《商标申请驳回通知书》之后,必然要先考察一下引证商标的情况。

 

    《商标法》第三十条:……同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

 

    虽然说法条中写明的是与“已经注册的或者初步审定的商标”相同或者近似,才能作为引证商标。但实际操作中,审查员因为审查进度的要求,往往会引证一些申请在先的相同或者近似商标作为引证商标。

 

  这种情况往往会出现两个结果:

 

    1.引证商标最终通过审核进入公告,真的成为“合法的引证商标”;

 

    2.引证商标因为其自身原因与他人近似,也被驳回了。

 

    第一种情况,我们就不说了。第二种情况,才是很多申请人和代理机构所忽略的重点。如果我们在收到驳回通知之后,发现引证商标本身就被驳回了(这种情况肯定发生在申请人商标被驳回之后) ;或者经过研究发现引证商标处于待审状态,而且存在很大的驳回可能。

 

    那么就可以果断选择复审,并且写明该引证商标已经驳回或者状态不明,要求商标评审委员会裁定。

 

大招之二:异议引证商标

 

  先来看相关的法律规定:

 

    《商标法》第三十三条 对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十 一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,可以向商标局提出异议……

 

    此招用于在收到商标驳回通知书的时候,引证商标正处于公告期内。

 

  且引证商标有以下几种情况之一:

 

    1. 申请人与其他注册商标相同或者近似;

 

    2. 该商标存在违反商标法第十、十一条、十二条规定的,属于绝对禁止使用或者缺乏显著性的情况;

 

    3. 申请人与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人为他人品牌的代理人、业务往来关系等,明知而申请的;

 

    4. 申请人商标侵犯他人在先权利,包括著作权、外观专利权、姓名权、肖像权、包装装潢等权益;

 

    5. 存在与他人构成利害关系,有损诚信公平,导致在先权利人利益损害等行为。

 

    此种情况,可以采取提出复审+提出异议申请的方式,来挽回自己的商标权。

 

大招之三:撤销引证商标

 

    依据《商标法》的相关规定,已经注册的商标存在无理由连续三年不使用的情形,任何人可以向商标局提出对该商标的撤销。

 

    这个就是俗称的“撤三”…

 

    正因为目前商标申请量巨大,闲置商标的数量也是可观的。大量闲置商标占用了商标资源,导致真正想使用的人无法使用。“撤三”这一手段,正是商标局给申请人的一个重要武器。

 

    商标申请被驳回,如果是因为与某商标近似,可以先观察该商标的使用状态。首先看该商标是否满足的条件:注册已经满三年以上;其次通过搜索、调查等方式看该商标在申请人期望注册的商品或服务项目上有无使用痕迹;再次检索该商标申请人是否存在注销、倒闭、申请地址不真实等情况。

 

    如果发现引证商标满足上述条件,就可以果断的尝试提出复审+“撤三”申请,并且书面上注明要求商标评审委员会等待撤三结果后裁定。

 

    一旦撤销成功,即无在先权利障碍。

 

    实际上,还存在被撤销人地址无法收到商标局通知、超过答辩时间、平时使用未保存有效证据等情况。“撤三”的成功率还是相对较高的。

 

    这里还要说明一点,撤三和无效宣告的效果区别在于:撤三不属于“一年隔离期”原则的适用对象。

 

    所谓“一年隔离期”原则,是指《商标法》第五十条说明的:“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。”

 

    此法条的立法目的是为了防止消费者在市场上混淆产品或者服务的来源。

 

    被“撤三”成功的商标,因为其商标已经连续三年没有使用,市场上不可能出现该注册商标的商品或服务。所以“撤三”可以达到“无效宣告”达不到的理想效果。

 

大招之四:使用证据为王

 

    如果商标申请是被直接驳回,无引证商标,则申请人可能是触犯了商标法第十条、第十一条、第十二条的规定,属于绝对禁止和缺乏显著性的情形。其立法目的是为了防止申请人滥用品牌名称,导致不良社会影响和误导消费者。

 

    我们说:显著性是商标的灵魂,但是,即便商标局认为申请人触犯以上条款,也分具体情况。

 

    商标法第十条、第十一条中还有这两句话:“地名具有其他含义的……除外”;“ 前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”

 

    因此,除了绝对禁止中的绝对禁止名称(你懂的),包含地名(非纯地名)和缺乏显著性的情况是可以在复审时通过提供大量的使用证据,来排除产生导致不良社会影响和误导消费者的情况,从而获得商标注册的。

 

    比如:“六个核桃”“黑又亮”、“草珊瑚”等等。

 

    如果商标是因为与他人商标近似导致的驳回,申请人能够提供足够力度的使用证据——包含:企业简介及企业所获得的各项荣誉。

 

    企业近三年销售、广告费用及相关财务情况;企业媒体报道或图片广告复印件;企业销售产品外观原件或复印件;其他可证明企业产品知名度的证据材料;其他可证明企业产品知名度和销售量的合同、协议等证据材料;商标真实含义、设计思想、专业设计证明等等,在复审时能辅助商标评审委员的审查员从普通消费者的一般注意力角度,来区别申请人商标和引证商标的,也可以说是有力的招数。

 

大招之五:亮剑恶意囤标

 

    有些申请人在原有的商标核准范围之外,想要拓展新的产品,提出申请后被驳回,原因是完全一样的商标在其他类别已经被人抢先一步注册了。

 

    在自身行业已经注册并且使用良好的商标,在其他类别没申请保护,被他人注册。是否只能自认倒霉了呢?

 

    也不一定,还是要分析一下引证商标的情况和其申请人的情况,如果发现该商标的申请人名下,存在多个类别多件商标,甚至大多数是他人使用良好的原创商标名称,以及明显不可能使用等情况。就涉嫌恶意囤标。

 

    “商标投资”是近些年来火热起来的一门投机行业,即通过大量申请寓意好、读音好甚至是仿冒他人的知名商标,注册成功后以转让、授权等方式获得高额利益,通常被称作为“商标贩子”。 

 

    适当的投资一些自己喜欢的商标,也不乏是投资之道。但是大量、泛滥甚至是恶意的囤标,就极大的违背了商标法的立法目的了。

 

    由于商标常用的文字、图像等设计素材资源有限,所以注册商标也属于紧缺资源。恶意抢注商标的行为,往往会造成大量商标资源被闲置,使得真正有需求的实体企业却“一标难求”。

 

    对于“恶意囤标”这种商标抢注行为,国家相关部门显然将会逐步加大打击力度。

 

    今年全国两会,第十二届全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠也提出议案:建议进一步完善商标法,对“恶意抢注商标”行为予以严厉打击。

 

    对于申请人被驳回的商标,发现引证商标申请人存在“恶意囤标”的行为,应该果断亮剑。

 

    根据引证商标所处的法律状态,采取:商标复审+异议;商标复审+无效宣告;商标复审+撤三等方式组合申请,相信不难挽回自己的商标权。

 

    当然, 商标申请初审被驳回,再次挽救商标权就存在更大难度的风险。

 

    以上手段需要具体问题具体对待,灵活运用,实际操作中还需要配合声明放弃不重要的产品或服务项目,争取重要产品或服务项目等方法来减小对引证商标的抗辩难度。

 

    这些,就需要申请人或者代理机构具有较深厚的商标代理经验来保障,最后还要提醒一句:商标驳回复审的有效期是送达的15日之内提出,千万不要超期。

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